Marke „Da Vinci“: Rechtsmissbräuchliche Vertragsstrafenforderung

Abmahnungen sind für Online-Händler ein stets gegenwärtiges Thema. Ein Problem sind dabei insbesondere unberechtigte, beziehungsweise rechtsmissbräuchliche Abmahnungen – welchen sich nun auch die Politik widmet und ein Gesetz für fairen Wettbewerb anstrebt. In einem kürzlich veröffentlichten Urteil des Bundesgerichtshofs geht es nun um die Geltendmachung einer Vertragsstrafe durch einen Markenrechtsinhaber (Urteil v. 23.10.2020, Aktenzeichen I ZR 46/19). 

Inhaltlich geht es kaum um spezielles Markenrecht, dafür aber vielmehr um die Missbräuchlichkeit der Vertragsstrafenanforderung. Wie die Richter feststellen, besteht der Anspruch des Klägers auf deren Begleichung nicht. 

Vertragsstrafe für eigentlich gelöschte Angebote

Die Klägerin hält eine Unions-Bildmarke für „DA VINCI“ (Registernummer 005631304), die für zahlreiche Schutzklassen eingetragen ist, so auch für Beleuchtungsgeräte. Daneben hat sie auch elf weitere deutsche und Unions-Wort- und Bildmarken eintragen lassen, die allesamt die Namen berühmter Künstler tragen, „DA VINCI“ ist ebenfalls nochmal als Unions-Wortmarke und als deutsche Marke vertreten. 

Die Beklagten boten auf Ebay eine Salzlampe unter der Bezeichnung „Davinci“ an und wurden 2014 von der Klägerin unter Hinweis auf die Klagemarke abgemahnt. Sie entfernten daraufhin sämtliche entsprechenden Auktionen und Angebote und verpflichteten sich zur Unterlassung. Zwei der beendeten Angebote ließen sich aber bei Eingabe der Artikelnummern – und nur dann – weiterhin aufrufen und einsehen. Auch diese Angebote ließen die Beklagten dann auf Anforderung der Klägerin löschen. Einige Wochen später forderte diese dann die Zahlung der Vertragsstrafe, zunächst in Höhe von 6.900 Euro. Die Beklagten zahlten nicht, worauf die Klägerin die Strafe auf 3.500 Euro senkte. Es kam wieder zu keiner Zahlung, sodass die Klägerin dann gerichtlich die Zahlung von 5.000 Euro Vertragsstrafe aus der Unterlassungserklärung forderte – und in den ersten Instanzen vor Land- und Oberlandesgericht wieder erfolglos blieb. Nun mussten die Richter des BGH im Zuge der Revision entscheiden. 

Ziel: Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen?

Auch am BGH scheiterte der Kläger. Das Gericht stellt fest, dass die Forderung gegen die allgemeinen Grundsätze von Treu und Glauben verstößt und damit rechtsmissbräuchlich ist. Damit dies festgestellt werden kann, muss das Verhalten des Abmahnenden vor, während und nach der Abmahnung den Schluss rechtfertigen, dass ein Verstoß gegen die Grundsätze vorliegt – Juristen sprechen hier von einer Gesamtwürdigung. Hier stand nun zur Debatte, dass sich der Markeninhaber nur auf eine „formale Rechtsstellung“ beruft und diese missbräuchlich ausnutzt.

Dieses „Ausnutzen“ kann dem Urteil zufolge dann angenommen werden, wenn der Markeninhaber viele Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen angemeldet hat, diese selbst aber gar nicht wirklich benutzen will, sondern sie vielmehr hortet, um dann „Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen“, wie es im Urteil heißt. Dass sie die Marken nutzt, bzw. ein Konzept für deren Nutzung hat, wie beispielsweise irgendwelche Vermarktungsbemühungen, hat die Klägerin nicht präsentiert. Ohne Rechtsfehler habe das vorher zuständige Gericht daher angenommen, dass der Kläger die Marke ohne Benutzungsabsicht für den Bereich Beleuchtung anmeldete, um Nutzer des Zeichens – wie hier geschehen – mit Unterlassungs- bzw. Schadensersatzforderungen überziehen zu können. 

Wichtig: Umfangreiche Entfernung nach Unterlassungsverpflichtung

Das Markenrecht an sich spiele hier keine besondere Rolle: Die Zahlung der Vertragsstrafe wurde auf Basis der Unterlassungsvereinbarung gefordert – also aus einem Vertrag. Entsprechend gehe es auch nur um die hier zwischen den Parteien bestehende vertragliche Verpflichtung und nicht um ein gegenüber jedermann geltendes Schutzrecht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Unions-Bildmarke „DA VINCI“ noch eingetragen – die Löschung wurde laut Register aber beantragt. Verpflichten sich Online-Händler zu einer Unterlassung, beispielsweise wie hier bezogen auf die Nutzung einer Marke, sollten sie alles zumutbare unternehmen, um den Verstoß wirklich abzustellen. Auch die Abrufbarkeit im Cache, oder wie hier bei Eingabe der Artikelnummer, sollte nicht mehr möglich sein. Andernfalls kann es dazu kommen, dass eine Vertragsstrafe geltend gemacht wird.